近日，美国最高法院撤销了无线电控制制造商Hetronic International, Inc.（以下称“Hetronic”）诉其前欧洲分销商商标侵权案的一、二审判决。本案件涉及美国公司Hetronic与六个外国当事人（五家公司和一个个人，以下统称“Abitron”）之间的商标纠纷，这一决定限制了美国商标法的海外影响力。

Hetronic与其前欧洲分销商因在销售中未经许可在商品上使用Hetronic品牌的商标而发生纠纷。Abitron最初是Hetronic的授权经销商，主要在欧洲分销Hetronic的美国制造产品，但后来，Abitron在对Hetronic的产品进行逆向工程后，开始使用Hetronic品牌制造和销售自己的产品，其中包含来自第三方的部件。Abitron的产品主要在欧洲销售，部分向美国直销。

Hetronic在俄克拉荷马州的联邦法院提起诉讼，称Abitron及其附属公司制造和销售带有未经授权部件的Hetronic品牌产品。经过审判，陪审团作出了有利于Hetronic的裁决，并判给Hetronic1.15亿美元的赔偿金，其中9600万美元是由于违反了联邦商标法。这与Abitron在全球范围内使用Hetronic的商标有关。因此，这一数额包括Abitron直接向美国消费者销售的损害赔偿、外国买家指定美国为最终目的地的产品的国外销售额以及最终未在美国销售的产品的损害赔偿。地方法院随后颁布了一项永久禁令，禁止Abitron在世界任何地方使用这些商标。

Abitron向美国第十巡回上诉法院提出了上诉，称自己是外国公司，几乎所有涉嫌侵权的销售都发生在欧洲，并不会导致美国国内消费者的混淆，不应承担责任。第十巡回上诉法院认为，Abitron的行为对美国商业产生了重大影响，且“从Hetronic转移了数千万美元的海外销售，否则这些销售最终会流入美国”，维持了侵权的认定，但将禁令的范围缩小到只适用于某些国家。

Abitron向最高法院申请调卷令。在审理过程中，最高法院认为应审查与商标法规重点相关的行为是否发生在美国，并将该争议被发回初审法院，以解决在美国实际发生多少销售的问题。实际上，Abitron的销售额只有3%发生在美国。

最高法院最终推翻了下级法院的裁决。主审法官在一份意见中写道“《兰哈姆法案》只能延伸到涉嫌侵权行为发生在美国境内的商标侵权索赔。”如果大多数侵权销售是在美国境外进行的，并且没有一个被告位于美国境内，则联邦商标法不适用，原告将不得不寻求在相关的外国法院执行他们的权利，除非他们能够证明与美国有足够的联系。

本案最高法院的裁决限制了联邦商标法在涉及外国行为时的适用，并作为对寻求在全球市场上执行其商标权的品牌所有者的通知。那些与美国境外的被许可人、合作伙伴或代理商合作的人必须与这些第三方达成强有力的协议，并在美国品牌所有者希望销售的国家获得商标保护。

来源：知产财经[4]

典型案例精选

一、上海高院二审判决维持美商科林研发侵犯中微公司等离子刻蚀机商业秘密

7月11日，中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下称“中微公司”）发表声明称，经过长达13年的纠纷，中微公司在针对美国半导体公司科林研发股份公司（Lam Research Corporation，以下称“科林研发”）提起的商业秘密侵权案中赢得二审胜诉。

总部位于上海的中微公司成立于2004年，并于2019年正式在上海证券交易所科创板挂牌上市。科林研发是美国科技公司，负责生产、设计、销售半导体产品，为全球前三大半导体设备制造商，营运据点分布在18个国家。

中微公司与科林研发的纠纷最早源于2009年1月，当时科林研发在台湾对中微公司提起两项专利侵权诉讼，科林研发称中微公司型号为Primo D-RIE的等离子体蚀刻机侵害它的台湾专利 TW136706“电浆反应器中之多孔的电浆密封环”和TW126873“于电浆处理室中大量消除未局限电浆之聚焦环配置”，请求禁止中微公司制造销售使用相关侵权产品，后以2012年科林研发两项发明专利全部被无效、科林研发上诉被驳回而告一段落。

2010年12月，中微公司以科林研发及其大陆境内子公司泛林半导体、LIAO DANIEL JEEN-LONG（廖振隆）、Hsiao Wei Chang（张校维）、Rajinda Phindsa（赖金达·芬得萨）侵犯中微公司商业秘密为由，向上海市第一中级人民法院提起诉讼，请求判令五被告禁止使用高端电浆刻蚀设备的技术信息，停止侵权，销毁所有含有涉案商业秘密的信息及其载体（含相关培训材料、照片），并赔偿经济损失 5,000 万元并承担中微公司因诉讼发生的合理费用91万余元。

2017年3月，上海市第一中级人民法院判决科林研发立即销毁其持有的涉案电浆密封环照片，禁止被告披露、使用或者允许其他使用中微有限的技术秘密，判令科林赔偿中微有限诉讼相关支出 90 万元。中微公司向上海市高级人民法院提起上诉。

2023年6月30日，上海市高级人民法院作出终审判决，判令科林研发销毁其非法获取的与中微公司等离子刻蚀机有关的一份技术文件和两张照片，禁止科林研发及两名个人被告披露、使用或允许他人使用中微公司专有的技术秘密，并判令科林研发为其侵犯商业秘密向中微公司支付赔偿金和法律费用。

来源：中微公司、CIPToday[5]

二、广东高院二审改判小米公司“米兔”商标不构成反向混淆

基本案情

2017年3月6日，深圳市汇森玩具有限公司（以下称“汇森公司”）受让第6973601号“咪兔”商标（第28类，核定使用商品玩具娃娃、长毛绒玩具等）和第20668294号“咪兔”商标（第28类，核定使用商品自动和投币启动的游戏机、游戏用弹子、毽子、玩具娃娃等）（以下统称“‘咪兔’商标”）。

2019年6月11日，根据北京高级人民法院对第三人商标撤销之诉的生效二审判决，国家知识产权局对“咪兔”商标进行复审，决定维持其在玩具娃娃、长毛绒玩具、智能玩具商品上的专用权。

小米科技有限责任公司、小米通讯技术有限公司（以下统称“小米公司”）于2014年成功注册“MITU”商标，核定使用商品第28类包括玩具气球、游戏机、玩具娃娃、滑板、棋类玩具、长毛绒玩具、纸牌、扑克牌等。

汇森公司以小米生产的积木类产品、智能故事机、遥控小飞机等（以下统称“涉案米兔产品”）商品上使用“米兔”标识侵犯其商标专用权为由，向深圳市中级人民法院提起诉讼。

裁判理由

一审法院认为，小米公司的行为构成商标法意义上的使用。消费者在购买涉案米兔产品时，一般均会认为其属于玩具，根据一般消费者标准判断，涉案米兔产品与“咪兔”注册商标核定使用的商品是类似商品，经过要素比对，二者构成近似。

关于混淆可能性，一审法院认为，权利商标“咪兔”具有一定的显著性，被诉商标“米兔”与“MITU”与小米通讯公司、小米科技公司产生了固定的唯一的联系，具有相当的知名度，涉案米兔产品与权利商标在近似性程度上较低，以相关消费者的一般注意力进行判断，不会造成将“米兔”混淆误认为汇森公司的“咪兔”。

但一审法院认定本案构成“反向混淆”：第一，在商标知名度方面，“米兔”标识具有极高的识别性，知名度远高于“咪兔”，被告的经营规模和宣传力度具有明显优势；第二，被告商标强度较大，因此汇森公司积累的商标商誉易被“米兔”商标吸收；第三，“米兔”商标使用在本案被诉的产品上，妨碍“咪兔”商标核定使用的商品未来进一步拓展玩具市场。综上所述，法院认定汇森公司“咪兔”商标的知名度弱于被诉商标“米兔”，小米公司对被诉侵权“米兔”标识进行大量宣传和使用，有可能割裂“咪兔”商标标识与商标权人汇森公司之间的联系，汇森公司涉案商标价值可能受到侵害，故构成“反向混淆”，判决小米公司立即停止使用“米兔”标识，赔偿汇森公司100万元等。

对于是否构成反向混淆，二审广东高院认为：反向混淆本质上是使注册商标与其核定使用的商品不能建立起应有的联系，是对商标专用权的实质性损害，而专用权以核定注册的商标和核定使用的商品为限。一审法院在认定不产生混淆可能性的情况下，将汇森公司在核定使用商品范围外可能将注册商标进行市场拓展这一不确定性事实作为判断反向混淆的重要考量因素，无异于在商标核定使用商品范围外不适当扩大商标专用权的适用空间，与反向混淆侵权本质相悖。因此，小米公司的被诉行为不构成对汇森公司涉案商标权的侵害，改判驳回汇森公司的全部诉讼请求。

来源：（2022）粤民终433号[6]