文丨天元律师事务所      胡鑫
科学技术是第一生产力，技术尤其是专利技术是拟上市公司的重要竞争力及资产，其权利的独立完整性、是否存在瑕疵或潜在纠纷等是律师在核查工作中的重点关注问题之一。涉及到职务发明的界定，特别是应归属于拟上市公司的职务发明而以发明人个人名义申请，或是拟上市公司使用的发明专利可能会被认定为第三方的职务发明而归属于其所在单位，均会对拟上市公司的资产和技术独立完整产生影响，后者还可能会涉及侵犯第三方的合法权益。本文将主要从法律法规及实际案例角度，对A股IPO项目中职务发明相关法律问题的解决思路进行简要分析。
一、关于职务发明的界定
根据《中华人民共和国专利法》第六条的规定，执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。
根据《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条第一款的规定，在本职工作中作出的发明创造；履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造及退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造是《中华人民共和国专利法》第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造。专利法第六条所称本单位，包括临时工作单位；专利法第六条所称本单位的物质技术条件，是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。
二、A股IPO项目中主要涉及的职务发明法律问题及解决思路
（一）实际控制人、董监高、核心技术人员或第三方持有的专利权或专利申请权为本应归属于发行人的职务发明
根据《专利法》和《专利法实施细则》中关于职务发明的界定，发行人员工为执行发行人的任务或者主要是利用公司物质技术条件所参与完成的研发成果，属于职务发明创造，相关专利权或专利申请权归属于发行人所有。实践中经常存在公司的实际控制人、董监高、核心技术人员或第三方持有的专利权或专利申请权为应归属于发行人的职务发明的情况，可能影响发行人资产的独立性和完整性，应在IPO申请前解决。
参考案例：英联股份（002846）
根据招股书的披露，2011年，英联有限与公司控股股东、实际控制人之一翁伟武签署《专利实施许可合同》，翁伟武将专利名称为“一种双折叠圈式易拉盖”、专利号为“ZL201020277744.5”的实用新型专利许可公司无偿使用，许可协议有效期至专利有效期满日。由于本实用新型专利为翁伟武在工作期间利用工作时间和公司条件完成研究开发而形成的技术，属于职务发明，2014年5月，公司与翁伟武签订《专利转让协议》，翁伟武将该实用新型专利无偿转让给发行人。
解决思路简析：在对发行人的知识产权进行尽职调查时，建议对实际控制人、董监高或核心技术人员等相关主体持有的专利权或专利申请权也进行核查，包括核查是否涉及职务发明的问题。如相关专利权或专利申请权为本应归属于发行人的职务发明，则建议将其无偿转让至发行人名下；同时建议相应完善发行人内部的知识产权管理制度。
（二）发行人拥有的专利权或专利申请权涉及的职务发明问题
若发行人拥有的专利权或专利申请权存在发明人或参与发明的人员在专利权人或专利申请权人以外单位任职或兼职的情况，而该等人员的相关研发活动是在专利权人或专利申请权人以外单位任职或兼职期间或离职1年内进行的，中介机构应考虑该等专利权或专利申请权是否存在被认定为归属于发明人任职单位的职务发明的可能，同时考虑是否影响发行人拥有的专利权或专利申请权的权利归属。其核心问题主要在于发行人拥有的专利权或专利申请权的权利归属是否存在纠纷或潜在纠纷；出资是否存在瑕疵；是否存在侵权的法律风险；是否影响发行人资产的完整性等。该类问题主要存在于三种情况中：（1）发行人历史上存在股东以专利权或专利申请权的出资；（2）发行人委托非在发行人处任职的研发人员完成的发明创造；（3）发行人受让的专利权或专利申请权。
1、发明创造不属于职务发明的核查和论证
参考案例：泰瑞机器（603289）
根据招股书的披露，公司部分专利的研发过程存在外部研发人员参与的情况。参与研发的外部人员出具声明：“专利研发过程中，泰瑞机器的技术人员对专利研发成果作出了主要的贡献，同时，研发费用及物质投入均为泰瑞机器投入，上述专利不属于本人在本工作单位的职务发明，系本人在工作之余参与研发，本人对上述专利的专利权归属于泰瑞机器没有异议，本人对专利权属不存在争议及纠纷。”参与研发的外部人员包括在北京化工大学机电工程学院任职的杨卫民、安瑛等，北京化工大学机电工程学院出具声明，确认上述研发人员在研发上述专利时系北京化工大学机电工程学院的职工，未在机电工程学院之外的其他部门任职，“上述研发行为系杨卫民等相关人员利用工作之余参与，不属于该院工作人员在北京化工大学的职务行为，上述专利的权属不属于北京化工大学，北京化工大学就该专利权归属于泰瑞机器股份有限公司不存在异议，上述事项未侵害北京化工大学的权益”。
解决思路简析：在对发行人的知识产权进行尽职调查时，尤其是发现发行人历史上存在股东以专利权或专利申请权的出资、发行人委托非在发行人处任职的研发人员完成的发明创造、发行人受让的专利权或专利申请权等情形时，建议着重核查发行人拥有的相关专利权或专利申请权的发明人或参与发明的人员的任职情况、工作背景及研究方向。如该等人员存在在专利权人或专利申请权人以外单位任职或兼职的情况，该等人员的相关研发活动是在专利权人或专利申请权人以外单位任职或兼职期间或离职1年内进行的，在核查和论证有关发明创造不属于职务发明时，应围绕是否为执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成来展开，主要着眼点包括研发项目与研发人员本职工作有无直接关联，是否不属于完成其所在单位交付的工作，该技术成果是研发人员是否仅为利用个人专长和业余时间所完成，研发过程中也是否使用其所在单位的物质技术条件。此外，建议与研发人员所在单位沟通访谈，由其出具情况说明确认有关发明创造不属于职务发明，不存在纠纷或潜在纠纷，对发行人作为专利申请人或专利权人无异议，其不会对有关发明创造提出权属要求等。
2、事实材料无法支撑论证有关发明创造不属于职务发明时的处理
如果核查过程中有关事实材料无法支撑论证有关发明创造不属于职务发明，发行人拥有的相关的专利权或专利申请权的权属可能存在瑕疵，并且专利权申请及使用行为存在被管理专利工作的部门或法院认定为侵犯他人权益的侵权行为的可能。
建议发行人根据有关发明创造对发行人生产经营的重要程度与发明人任职单位沟通协议买断相关专利权或专利申请权，或将相关专利权或专利申请权还原至发明人任职单位名下并不再使用，并取得其出具的不追究确认函。必要时可由实际控制人出具承诺函对公司可能因该等侵权行为带来的全部经济损失进行兜底。如有关发明创造对发行人生产经营较为重要，但经沟通无法买断时，可与发明人任职单位协商约定为专利权或专利申请权的共有或由发明人任职单位许可发行人使用。
（1）约定为专利权或专利申请权的共有时需注意的问题
参考案例：强力新材（300429）
根据招股书的披露，公司2009年10月与江苏工业学院（现已更名为“常州大学”）共同申请专利“9-苯基吖啶类光引发剂及其制备方法”，2011年3月，该专利获得国家知识产权局授权。该专利申请的时候，双方未就专利的有关权属进行约定。2012年38日，公司（甲方）和常州大学（乙方）签署了《专利共有权人协议》，协议约定如下：“1、上述发明专利归双方共同共有，甲方独占实施上述发明专利，并出资壹拾万元补偿乙方，共有人常州大学不得单独实施或者许可第三方实施上述发明专利。2、乙方承诺不以生产经营为目的使用上述发明专利生产或者销售产品。3、乙方承诺不向除甲方以外的第三方转让专利权。”协议签署后，公司拥有了“9-苯基吖啶类光引发剂及其制备方法”的独家实施权，消除了未来可能出现的纠纷和竞争。
解决思路简析：根据《中华人民共和国专利法》第十五条的规定，专利申请权或者专利权的共有人对权利的行使有约定的，从其约定。没有约定的，共有人可以单独实施或者以普通许可方式许可他人实施该专利。因此，如果专利申请权或专利权存在共有人，并且没有特别约定的情况下，该共有人可以单独实施或者以普通许可方式许可他人实施该专利，可能影响发行人资产的完整性或发行人所使用专利技术的权利。建议由发行人与共有人明确约定由发行人独占使用相关专利，共有人不以生产经营为目的使用相关专利，同时发行人享有优先受让权等。
（2）约定为由权利人许可发行人使用时需注意的问题
参考案例：吉华集团（603980）
根据招股书的披露，发行人与浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称“浙江龙盛”）分别签署了多份《专利实施许可合同》，就浙江龙盛放弃针对发行人及合并报表范围的子公司在上述合同生效日之前与若干专利相关的请求权、救济权等所有权利，以及自2013年1月1日起许可发行人及合并报表范围的子公司使用上述专利制造、销售相关染料产品事宜进行了约定。亨斯迈先进材料（瑞士）有限公司（以下简称“亨斯迈”）与发行人签署了《活性染料技术协议》，亨斯迈许可发行人根据约定使用相关染料技术及信息生产、销售超级黑产品，上述染料技术包括两项中国专利等染料技术及信息，上述许可在中国为排他许可，且发行人可根据约定在被许可的权利范围内将权利分许可给第三方。
根据发行人的说明，发行人对浙江龙盛、亨斯迈许可使用的专利均不具有依赖性，具体如下：发行人目前已逐步使用取得自有专利的相关技术，生产原浙江龙盛许可专利产品。发行人使用浙江龙盛许可专利的产品数量已逐步下降。亨斯迈上述专利的许可方式为排他许可，且许可期限至相关专利有效期届满，因此，发行人使用该等专利生产相关产品取得了充分的授权，能够保证相关产品生产的稳定性。同时，目前，该等超级黑产品相关销售数量占发行人销售总量的比例较小。综上，发行人律师认为，发行人具有独立的研发能力及专利体系，对浙江龙盛、亨斯迈许可使用的专利不具有依赖性。
解决思路简析：如约定为由权利人许可发行人使用，鉴于专利权不归属于发行人，建议明确约定为独占性许可或者排他性许可，许可期限至相关专利有效期届满，并且发行人享有优先受让权等。同时，为了论证发行人技术的独立性及独立的研发能力，可以从该等专利相关的业绩占报告期内公司营业收入的比例，公司生产经营是否对该等专利存在依赖，以及是否有替代的技术等角度考虑。